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全球化的大背景下中国企业如何进行商标海外布局?

在全球化的大背景下,中国企业如何进行商标海外布局,如何保障自身品牌权益,如何防止他人恶意抢注等问题变得尤为重要!商标保护遵循地域性原则,在中国注册有效的商标无法在其它国家或地区自动获得保护。而企业想要在其它国家或地区获得商标保护,则需在当地注册商标。企业商标的海外策略需要提前规划、整体布局、产品未动、品牌先行,同时注意商标的选择与使用维权。

一、 海外商标申请的情形

1、现有商标的海外申请扩展

这种情况通常是企业已经在国内有了较好的发展,品牌已经具有一定的知名度,而随着企业海外市场拓展的需求,将企业的商标进行海外的申请扩展。

2、新品牌的推出

新品牌的推出通常是指企业有新的产品或服务投入市场,且该产品的投放市场不仅是在中国,因此需要在国内及海外同步申请。

3、本土品牌

所谓的本土品牌是指该产品仅在特定的海外国家推出,通常也仅在当地使用。这种情形下,该商标一般会使用当地的语言,在选择上也应当以适用当地需求来进行。

二、海外商标申请的选择

1、语言的选择

企业通常会选择英文和图形商标,使该商标具有更强的普适性。但为了适应国内和其他华语国家的需求,中文也是商标的一个必然选择。如果企业的商标包括了中文、英文和图形三种元素,那么在商标申请的过程中,可以依据各国商标使用需求的不同,进行选择性的组合予以注册。

2、限制性选择

由于各国文化的不同,以及在宗教信仰上的差异,通常在商标的选择上有一些限制。明显属于与申请国文化或宗教信仰不符的商标,不得作为商标申请注册,甚至不能使用。除此之外还有很多其他情形,需要根据各国的不同情况予以评估。

3、商标检索的必要性

海外商标检索是否必要?这个问题是很多企业都关心的。因为海外商标申请的过程中,特别是对于一些欧美发达国家,知识产权律师的收费相对较高,在某些国家,商标检索的费用更是高于商标申请的费用,所以评估检索的必要性则尤为重要。

壹轶汇提醒:针对 “现有商标的海外申请扩展”的情形,通常不建议做商标检索。因为在此情况下,商标可选择空间不大,即使存在在先商标,企业也通常不会对申请商标进行修改。一般处理方式是,如果在申请过程中出现在先近似商标,再根据实际情况考虑是否进行复审或放弃申请。但针对“新品牌”和“本土品牌”,因为可修改的空间较大,变通性更强,因此可以考虑进行前期的商标检索,以提高商标的注册成功率。

三、海外商标申请的时间计划

每个国家商标申请的流程和时间轴均有一定的区别,比较快的可能几个月就能获权,比较慢的可能需要几年的时间。鉴于商标申请的流程较长,如果未获得商标注册就贸然进入市场,可能会面临因商标侵权而不得不退市的困境,届时企业则得不偿失。基于各个国家的实际商标注册时间轴,企业可根据情况提前半年甚至二年的时间规划商标的海外申请。

四、海外商标申请的途径

海外商标的申请途径主要包括马德里国际申请和单一国家申请。马德里国际申请就是基于1891年签订的《商标国际注册马德里协定》和1989年通过的《商标国际注册马德里协定有关议定书》的约定而建立的国际商标注册体系。截止目前,马德里的成员国已经达到了100个国家,其中欧盟(28个国家)和非洲知识产权组织(17个国家)均为被列为一个成员国。目前马德里注册体系基本上可以覆盖了全球绝大多数的国家。马德里国际注册体系的具体管理机构为世界知识产权组织国际局。而所谓单一国家申请就是针对每个特定的国家提交商标申请。

如果一个商标在国内已经注册超过5年,商标权比较稳定,而且海外商标注册的国家较多,则应当考虑选择壹轶汇进行马德里国际注册。特别是针对一些非重要市场,或者海外拓展的第二梯队的国家,完全可以通过马德里国际注册体系先在这些国家进行商标布局;而后期商业运营发生调整的时候,适时地对其中的重要市场,特别是需要品牌使用更为灵活的国家考虑提交单一国家申请。

鉴于马德里国际注册体系需要一个基础国申请,而且与该基础申请的关系紧密。这种紧密关系主要体现在两方面,一个是在指定国家的申请所覆盖的商品必须与基础申请相同或小于基础申请的范围;另一个是在指定申请提交的5年内,如果基础国商标申请或注册无效了,则所有指定国家的延伸申请均一并无效,即中心打击原则。所以企业在提交申请的时候必须慎重考虑不同的需求,选择最为合适的途径。

五、海外商标的使用

1、 使用为获权基础

与我们国家不同,很多海外国家的商标获权必须基于商标的实际使用,且仅对商标所使用的商品及服务项目进行保护。典型的如美国。美国的商标申请通常有两种方式,一种是基于实际使用而申请,另一种是基于意图使用而申请。基于实际使用而提交的商标申请,必须在提交申请的时候同时提供商标首次使用的时间及使用的样本。而基于意图使用提交申请,不需要在提交申请时即提交使用证据,仅表达有实际使用该商标的意图即可;但如果想最终获得该商标的注册,仍然需要提交实际使用的证据方可。在意图使用的申请过程中,申请人最多可以获得36个月的时间去提交使用证据,但必须基于善意意图。如果在36个月后仍然无法提交使用证据,则该商标申请会无效。

2、使用防止撤销

与我们国家规定的连续三年不使用撤销程序类似,大多数国家均对商标的商业使用有着相应的法律规定,只是有些国家的规定是三年,而有些国家的规定则是五年。但不论年限如何,对于商标使用的制度原则是一致的,即商标必须要进行使用,否则就会面临被撤销的风险。因此,企业在海外国家获得商标注册之后,必须尽快对该商标进行合法的使用,以避免面临基于不使用而被撤销的风险。

3、使用而产生知名度

商标的价值通过使用来实现,如果没有使用,何谈知名度。因此,不论是出于商业运营还是法律保护的目的,商标的使用都是不可获缺的。只有通过使用而产生知名度,才可以使得这个商标获得相应的或者更大的法律保护。

六、海外商标维权与保护

1、企业要提高维权意识进行全球的商标监测,一旦发现侵权商标,及时提出异议,维护自身商标权利;

2、企业要预防抢注:很多情况下海外商标抢注者大多是当地华人或者企业在当地的经销商、加盟商、代理商,因此要警惕与企业有贸易往来的公司或个人,并且在与商业伙伴签订合同时对知识产权进行约定;

3、企业要注重收集商标的使用证据,必要时作为维权的有力武器。

壹轶汇提醒商标注册后可及时在海外各国进行海关备案,从而通过海关部门有效拦截假冒商标产品的进出口贸易。

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